很多國內申請人的海外專利布局包括美國,也相應的獲得了美國專利,但很多國內申請人/專利權人并不清楚或詳細了解美國專利制度中的信息披露制度(IDS:信息披露聲明,Information Disclosure Statement),申請人一旦忽視IDS義務,最嚴重的后果將會引發專利權無法行使。


為了幫助國內申請人科學地、成本有效地應對IDS義務,我們根據上專所處理過的美國申請案件,總結了美國IDS的提交主體、提交時機和相關注意事項供參閱。


1、美國IDS提交主體

美國37 CFR§ 1.56[1]規定IDS提交主體可以是與專利申請的提交與審查(prosecution)有關聯的每一個人,其中包括:

(1) 專利申請中的每一個發明人;                      

(2) 準備或處理專利申請的每一個專利律師或代理人;

(3) 實質性參與專利申請的準備或審查(prosecution)以及與發明人、申請人、受讓人或有義務受讓專利申請的任何人有關聯的所有人。


此外,除了專利律師、代理人、或發明人之外,向專利律師、代理人、或發明人披露信息的個人也具有提交IDS的義務。

 


2、美國IDS提交時機

 美國37 CFR§ 1.97[2]規定了IDS提交時機。 一般情況下,在如下4個時間點提交的IDS應被專利局所考慮:

(1)在美國專利申請的提交日起3個月內;

(2) PCT國際專利申請進入美國國家階段之日起3個月內;

(3)在就實質性問題發出第一次審查意見之前;或

(4)提交繼續審查請求(RCE)后發出第一次審查意見前。


此外,在以下兩種特殊時間段要提交IDS,需要附加聲明和/或官費,專利局也應考慮:

1)雖然不是上述4個時間點,但是在最終駁回通知(Final Action) 、授權通知書(Notice of Allowance)下發之前或任何能導致專利審查程序關閉的行為發生前,申請人提交聲明費用來提交IDS

2)在1)所述時間點后但在支付授權費之前,申請人提交聲明費用來提交IDS

 


3、聲明、官費與IDS提交時機之間的關系

美國專利商標局官網上列出了:提交IDS的官費為260/130/65美元(費用代碼1806/2806/3806,分別針對大實體、小實體和微實體申請人),以下簡稱“官費1”;第一次繼續審查請求(RCE)的官費為1360/680/340美元(費用代碼1801/2801/3801,分別針對大實體、小實體和微實體申請人),第二次及以后繼續審查請求(RCE)的官費為2000/1000/500美元(費用代碼1820/2820/3820,分別針對大實體、小實體和微實體申請人),以下簡稱“官費2”。


前面提及兩種特殊時間段提交IDS可能需要附加聲明,美國37 CFR§ 1.97[3]規定了聲明的具體內容,一般分為以下兩種:

1)本次IDS中所包含的每一條信息是在提交本次IDS3個月內在同族國外專利申請過程中被相關專利局首次引用的;

2)本次IDS中所包含的信息均未在外國專利局的同族國外專利申請過程中被引用,且在提交本次IDS3個月之前,與本申請相關的任何人(在前面第1部分“提交主體”中提及的人)都不知道。


以下從美國專利申請的時間線來列出提交IDS的時間段與官費1、官費2之間的關系:

序號

提交時間段

官費

聲明

1

專利申請的提交日(或PCT進入國家階段)起3個月內

2

就實質性問題發出第一次審查意見前

3

在最終駁回通知(Final Action) 、授權通知書下發之前或任何能導致專利審查程序關閉的行為發生前

官費1或聲明

4A

支付授權費前

官費1

4B

提交繼續審查請求(RCE)后發出第一次審查意見前

官費2



順利情況下,時間線為1-2-3-4A;如果出現RCE,則時間線可能就是1-2-3-4B-3-4A這樣的流程: 


 在上述表格中,比較特殊的一個部分是34的區別:在3這個時間段此時是可以通過官費1與聲明兩者擇一來獲得提交IDS的機會,也就是要么聲明申請人符合一些特殊情況要么直接繳納官費1;而到了4A這個時間段,哪怕聲明申請人符合一些特殊情況也需要繳納官費1才能獲得提交IDS的機會。

 

美國申請過程中提交IDS的義務是非常關鍵的,如果沒有履行提交IDS這一義務雖然不會導致該專利無效,但在MPEP §2016[4]中明文指出會導致該專利不可行使(unenforceable);更值得注意的是,通過IDS提交的材料會在審查過程中被考慮,而這一點對于美國專利很重要。如果大家在美國申請案中實際碰到IDS的問題,歡迎咨詢上專所或委托我們來處理。



客戶部:宋靜嫻、陳斌




[1] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/1.56

[2] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/1.97

[3] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/1.97

[4] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2016.html


人工智能專利的申請與維權

美國專利申請中的IDS

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