英國在喧鬧聲中幾經拖延的脫歐大業，終于在今年年初正式開始了。原先一件馬德里國際注冊只需指定歐盟，就自然地在英國享有商標權利。那么英國脫歐后，這個馬德里國際注冊在英國的商標權利又該何去何從呢？

  在距離《聯合王國（英國）退出歐洲聯盟（歐盟）協議》規定的脫歐過渡期截止日2020年12月31日已經過去大半年的今天，讓我們一起來看看在脫歐后對原來在歐盟申請或生效的馬德里國際注冊進行維持、續展和管理時，商標持有人有哪些值得注意的方面。

1.      在脫歐過渡期截止日前指定歐盟的馬德里國際注冊，如何繼續維持其在英國的效力？

  指定歐盟的馬德里國際注冊商標的持有人，需先判斷自己的商標是否在脫歐過渡期截止日2021年1月1日前已在歐盟知識產權局（下文稱EUIPO）被審定。

(1)   截至2021年1月1日，在EUIPO未經審定的

  若馬德里國際注冊（已錄入國際注冊簿）此時在EUIPO處于未審定狀態（即：未遭駁回也未核準保護），持有人需在2021年1月1日之后的9個月內（2021年9月30日及之前）向UKIPO申請英國國家商標注冊，其申請日可享受原馬德里國際注冊的注冊日/指定歐盟日。

  對于申請日/指定日早于2021年1月1日的馬德里國際注冊申請或歐盟指定申請（尚未錄入國際注冊簿），如果錄入馬德里國際注冊簿的日期在過渡期結束后的，同樣適用該規定。此時，9個月期限自馬德里國際注冊或歐盟指定錄入國際注冊簿之日起算。

(2)   截至2021年1月1日，已被EUIPO核準保護的

  如果您的馬德里國際注冊在此之前已被EUIPO核準，那么您暫不需進行任何操作。過渡期結束后，英國為2021年1月1日之前在歐盟核準保護的每個馬德里國際注冊創建了一個完全等效的國家商標，并在英國注冊簿中進行了登記。您可以通過UKIPO網站搜索馬德里國際注冊號獲得這個等效國家商標的信息，如下圖：

   在搜索結果中，可以看到UKIPO為該等效商標設置了一個“UK”為首的編號，且Filing date（申請日）即為原馬德里國際注冊的注冊日/指定歐盟日。如果基于同一馬德里國際注冊多次指定歐盟并獲得保護（例如，馬德里國際申請中的指定和后期指定），則為每個指定分別創建一個等效英國商標。這些新創的等效英國商標獨立于馬德里國際注冊，并受英國法律管轄。因此，持有人今后需要通過UKIPO進行管理。

2.      如果國際注冊恰逢續展期，持有人如何申請續展？

  如果馬德里國際注冊恰逢續展期，持有人在不同時間節點支付續展費用，及于英國的效力也不相同。這同樣要根據到期日是否在2021年1月1日之前，分兩種情況進行討論。

(1)   到期日在2021年1月1日之后

   根據英國法律和實踐，對于在2021年1月1日后到期的指定歐盟的馬德里國際注冊，如希望延續其在英國的效力，必須直接通過UKIPO進行續展。

   需注意：由于馬德里國際注冊的續展允許申請人提前三個月支付續展費，對于到期日在2021年1月至3月的注冊，申請人很可能在2021年1月1日前已經向WIPO支付了費用。但是，提前支付續展費，只能續展國際注冊本身，自動創建的英國等效商標不會因此續展。

(2)   到期日在2021年1月1日之前

        對于在2021年1月1日之前到期的馬德里國際注冊，如希望對歐盟的續展自動在英國生效，需滿足以下三個條件：（i）2021年1月1日前，馬德里國際注冊在歐盟核準保護；(ii）2021年1月1日前，馬德里國際注冊續展費已全額支付給WIPO；以及（iii）WIPO已在馬德里國際登記簿中登記了續展。

   需注意：如果馬德里國際注冊續展延期了（例如在六個月寬限期內續展），或按時續展了但馬德里國際登記簿中還沒有記錄的（例如續展申請時間臨近到期日，WIPO在2021年1月1日之前尚未處理的），這種情況下等效英國商標會顯示為“到期”狀態。馬德里國際注冊持有人必須通知UKIPO該商標已經續展，UKIPO會在收到通知后將商標更改為已續展狀態。持有人可通過以下郵箱地址通知UKIPO商標已續展：WIPOrenewaltrademarks@ipo.gov.uk.

3.      申請人可否重新將英國商標權作為馬德里國際注冊的一部分，以便集中管理？ 

   馬德里國際注冊指定歐盟的英國部分，在轉換成英國國家注冊之后，繼續享受英國范圍內的保護。馬德里國際注冊和它的等效英國商標分別由WIPO和UKIPO進行管理，對于商標權利來說其實并未受損。但是，對于持有商標數量較大的權利人，不免仍然希望盡量減少注冊商標件數，方便管理。

   為此，權利人可以在馬德里國際注冊創建了等效英國商標后，再對該馬德里國際注冊提出在英國的后期指定申請。根據《馬德里議定書》第4條之二，可將馬德里國際注冊在英國的后期指定代替等效英國商標。權利人可請求UKIPO在英國注冊簿上對該代替進行登記。不過，雖說這兩個商標是替代關系，但對英國的后期指定，UKIPO還是會進行審查并進行異議公告。

   為解釋說明情況，我們來看看以下例子：

• 假如您有一件2019年2月1日指定歐盟的馬德里國際注冊，且于2021年1月1日之前，已在歐盟獲得保護。

• 2021年1月1日，UKIPO自動創建一件等效英國商標，生效于2019年2月1日（這里舉例為國際注冊指定歐盟的日期，有的商標還需考慮到優先權日期）。

• 這之后的某一天，例如2021年2月1日，您在您現有的馬德里國際注冊中后期指定了英國。如果一切合規且被UKIPO核準保護，您將自2021年2月1日起獲得該馬德里國際注冊在英國的保護。

• 現在，您將擁有英國的“雙重保護”——一是基于等效英國商標的保護，二是基于馬德里國際注冊后期指定的保護。

• 如果后期指定內容與UKIPO登記的等效商標相同，則等效商標可被馬德里國際注冊的英國后期指定代替，該后期指定將擁有在先的英國商標生效日期（即2019年2月1日）。接下來您可請求UKIPO對該代替進行登記，讓等效英國商標自動失效即可。

   通過“馬德里國際注冊-等效商標-后期指定-完成代替”的這套步驟，商標權利人可將英國商標重新轉換成馬德里國際注冊的形式，以便進行集中管理。

   總結一下，原指定歐盟的馬德里國際注冊商標持有人，有以下幾方面值得注意的：

• 您指定歐盟的馬德里國際注冊在2021年1月1日前處于未審定狀態，請注意在2021年9月30日及之前向UKIPO申請英國國家商標注冊。

• 您的馬德里國際注冊在2021年1月1日后到期的，要向UKIPO申請續展。如果僅續展馬德里國際注冊，漏了向UKIPO申請續展，您在英國的等效注冊將歸于失效。

• 申請人可將馬德里國際注冊在英國的后期指定代替等效英國商標，以便集中管理。

   以上是英國脫歐之后針對不同狀態的馬德里國際商標的權利維護情況介紹。若您有其他關于馬德里國際注冊的疑問，歡迎聯系我們咨詢。

參考網站：https://www.wipo.int/madrid/en/

商標部：毛靜韻

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