2021426日國家知識產權局復審和無效審理部發布了2020年度專利復審無效十大案件,并后續在賦青春公眾號上定期分析一個個案件。筆者發現其中兩個案件的爭議點都涉及從外文翻譯成中文中產生的問題,因此也想就此淺談一下從這兩個案件可以得到什么啟示,以期對此類案件涉及的翻譯、實審或無效工作有所幫助。


首先,我們借助無效決定書來梳理這兩個案件涉及的翻譯問題的具體情況:

案例1授權公告號201610534695.0的發明專利,名稱為“平針針織機”,專利權人為H. 斯托爾股份兩合公司,其獨立權利要求1的技術方案中出現了非通用的術語“針織鎖扣”(德國優先權文件EP15176118.6的原文為“Strickschl?sser”(英文翻譯為rope lock))。


株式會社島精機制作所(下稱請求人)認為:權利要求1中的“針織鎖扣”一詞在本領域不具有通常的含義,說明書中也沒有對該詞的含義進行任何說明,而本領域并沒有被稱為“針織鎖扣”的公知部件。


而專利權人認為:“針織鎖扣”是本領域技術人員常用且已知的技術術語,該術語應理解為在針織機技術領域中通常具有的含義。


可見,圍繞“針織鎖扣”這一術語,請求人和專利權人各執一詞,無法達成共識,也是雙方爭議的焦點問題。


最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第3條規定,人民法院對于權利要求,可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的,從其特別界定。以上述方法仍不能明確權利要求含義的,可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。


合議組通過對能夠形成完整證據鏈的內外部證據的往復印證,綜合所有查證的事實,最終認為從所屬領域技術人員的角度而言能夠知曉針織鎖扣實際上相當于該領域通常所稱的三角座滑架這類部件。


雖然在合議組解讀時,主審員未列舉外部證據二(請求人無效請求中意見),無效決定中也未涉及外部證據三(實審審查員在實審中意見),但筆者認為,這兩份證據恰恰是最重要的,因為這些證據實際上都增強了合議組對該術語對于本領域技術人員是清楚的認定。不管是作為競爭對手的請求人,還是本領域的審查員實際上都是本領域技術人員的代表,如果他們在解讀權利要求的保護范圍時都將現有技術中的術語“三角座滑架”對應于本專利的“針織鎖扣”,那么沒有理由認為站在本領域技術人員的角度該術語不清楚。


最終合議組得出結論:所屬領域的技術人員通過閱讀專利文件后可以得出的唯一且合理的理解,雖然使用了非通用術語,但不會造成保護范圍不清楚,并且決定維持該201610534695.0號發明專利權有效。

 

案例2授權公告號CN1312955C的發明專利,名稱為“無線通信系統”,專利權人為夏普株式會社,其權利要求的技術方案中出現了術語“頻帶”。


OPPO廣東移動通信有限公司(下稱請求人)提出的無效宣告請求中未涉及關于該術語的不清楚或者翻譯問題。


專利權人針對上述無效宣告請求提交了權利要求修改替換頁,其中將權利要求46中原翻譯錯誤的術語“幀內頻帶”(日本優先權文件JP4625611B2的原文為“フレーム內の帯域”)修改為“幀內帶”。專利權人認為,上述對權利要求46的修改屬于明顯錯誤的訂正。


而請求人認為:將“頻帶”修改為“帶”并不屬于“明顯錯誤的修正”。


SPTL公眾號(智慧上專,ID: sptl1984)之前發布的文章《“小”錯誤—“大”麻煩》對此也有詳細的介紹。相信讀者基于該文介紹的原則也容易判斷出上述錯誤并不屬于審查指南規定的能夠允許修改的明顯錯誤三種類型中的任一種,修改內容也不是能夠唯一確定的。因此,專利權人對權利要求46所做的上述修改不能認定為是對明顯錯誤的訂正。


最終合議組對專利權人提交的權利要求修改文本不予認可。此次無效宣告請求以本專利授權公告的權利要求書內容為基礎。


因此,由于專利權人對權項的修改未被接受最終使本專利被全部無效。

 

筆者認為,從這兩個案例的解讀我們至少可以有如下啟示:

從申請人/專利權人的角度看:

1)這兩個案例存在的問題是對所翻譯的行業技術不夠熟悉,沒能找到真正對應的技術詞語(如案例1),或者根本就是翻譯錯誤(如案例2),并且后一個案件由于無法通過修改來彌補,最終被全部無效。可見,對于進入國家階段的外國專利申請文件的翻譯一定要謹慎,特別是出現在權利要求中的術語,稍有不慎都將導致專利權人的重大損失。因此,專利權人一定需要尋找專業且靠譜的專利翻譯/代理機構。另外,筆者發現,在案例1的實審程序中,審查員將對比文件1中的“三角座滑架”對應于案例1中的“針織鎖扣”,如果專利代理師能夠及時關注,那么在答復審查意見通知書期間就可以將該術語改正,從而避免了后續從各個方面舉證/陳述的麻煩。

2)我們知道,每份專利都有自己的特點,可能很難遇到與本次案例解讀完全一致的情況。像案例1中,對非通用術語“針織鎖扣”的解讀,合議組列舉了內部證據1/2/3和外部證據1,別的案例可能滿足了內部證據1,或者又有別的相互佐證的證明。這些具體要求是不可能寫到細則或者指南中的,只能是具體問題具體分析。但是必須確保:一定要自圓其說,推理/證據之間具有嚴密的邏輯關系或者形成完整的證據鏈。另外,要盡可能挖掘外部證據,特別是在對方提供的證據和陳述中挖掘對自己有利的證據。例如,筆者認為對案例1的走向比較關鍵的一點是:請求人在評價該專利新穎性、創造性時,將作為現有技術的證據123中的三角座滑架對應于該專利的針織鎖扣。

3)在涉及無效的修改時,對于修改的內容是否屬于“明顯的錯誤”需要謹慎對待,如果不能確定是否為明顯的錯誤,建議在意見陳述中進行界定,以免因修改不被接收而使合議組以修改前的權利要求文本作為審查基礎,從而造成權利要求全部被無效,或者只能保留保護范圍更小的權利要求。


從無效請求人的角度看:

1)在發現目標專利的權利要求中疑似使用了非通用的術語時,可以考慮從保護范圍不清楚,即,不符合專利法第二十六條第四款的規定的角度入手,并且試著從專利權人的角度推演是否能夠通過內外證據對其做唯一正確的解讀,如果發現對方不能形成完整的證據鏈,那么通過該條款使目標權利要求無效的可能性會比較大。

2)在無效證據和理由的組合過程中,必須要考慮各種組合方式的邏輯關系,不能相互矛盾。還是以案例1為例,請求人一方面主張“針織鎖扣”一詞在本領域不具有通常的含義,說明書中對該詞的含義也沒有任何說明,導致權利要求1保護范圍不清楚;然后在其它的無效理由中又將其對應到相關證據中的術語“三角座滑架”,從邏輯上實際上是自相矛盾的,并且合議組實際上將此也作為支持專利權人主張的證據寫入了決定書。當然,請求人可能不想放過每個可能無效的組合/機會,但是還是要盡可能做好取舍,不然會適得其反。

 

機械事業部:岳偉


美國專利申請的單一性和限制要求

從專利文件的翻譯錯誤引發的思考

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